¿Por qué se pelean por sus marcas?

¿Por qué se pelean por sus marcas?

Una marca es como un nombre, pero no siempre los derechos legales que sus dueños tienen sobre ellas son respetados. Cinco casos de pleitos en la justicia local: desde hola susana y los ciberokupas de freddo, hasta los colores de boca.

Argentina tiene vasta experiencia en la lucha contra la piratería de marcas. De hecho, los primeros casos datan de principios del siglo pasado. Se han anulado marcas pirateadas por ser copia –tanto de marcas notorias como de marcas comunes– para distinguir los mismos o diversos productos o servicios. En esta lucha, se reconocen hitos que marcaron el camino, indicando el rumbo y delimitando los derechos de las partes. A tal punto, que puede decirse que a pesar de que en el país rige el principio atributivo –el propietario de la marca es quien la tiene registrada a su nombre– la marca pertenecerá, en definitiva, a quien acredite un mejor derecho sobre la misma.
La propia génesis de una marca es comparable con la de las personas. Nacer, crecer, existir, ser: somos individuos con obligaciones y derechos. Y entre los derechos más esenciales está el nombre, que nos identifica hasta el fin de nuestros días, nos define y diferencia.
De la misma manera, las marcas “nacen” con características propias; en cada rubro industrial, con ingredientes y detalles únicos que trazan su trayectoria. Se convierten en leyendas, en parte de la vida, definen aspiraciones y sugieren estatus. Pero sólo aquellas que están legalmente registradas son capaces de tras cender, de establecer un antes y un después, y es esa misma identidad la que les permite prevalecer, al igual que a los seres humanos. Esa personalidad vale; y es a partir de ese valor que se han generado muchas historias y anécdotas sobre casos y hechos que enriquecen la vida profesional de todo asesor en marcas y propiedad intelectual.
A continuación, un repaso de algunos de los casos más importantes.

HOLA SUSANA Y LOS DETALLES
Muchos recuerdan este caso como uno de los más notorios y estudiados en materia de derecho de marcas y propiedad intelectual, por estar implicada la diva argentina y porque tuvo, en su momento, una gran cobertura mediática.
En 1993 el productor Ovidio García inició un juicio a Telefe en el que reclamaba derechos sobre el título del programa “Hola Susana”, que conducía Susana Giménez y hasta entonces se emitía en Canal 9. El cambio de emisora y productor fue lo que motivó el conflicto. Las sentencias de primera y segunda instancia condenaron a Telefe –cliente de mi estudio– a pagar unos US$ 20 millones por indemnización, intereses y costas. Pero a veces un pequeño detalle provoca un gran giro.
Se delineó una estrategia que postergara, minimizara o anulara los efectos de las sentencias y se volvió a estudiar todas las administrativas y judiciales del caso. Basados en que el título “Hola Susana” se debía y estaba relacionado con Susana Giménez, y que Telefe y García estaban litigando por algo que, en definitiva, no les pertenecía, propusimos que Susana iniciara una acción reivindicatoria contra García. Diseñamos una estrategia procesal por la cual se suspendieran los efectos de la sentencia hasta que este tema se resolviera.
Mientras esta acción llevaba su curso, uno de los expedientes tenía un dato que dio vuelta la situación y que hizo que, luego de febriles negociaciones, se lograra un acuerdo entre las partes. Se encontró que dos firmas claves en la causa eran distintas. Una era la firma habitual García. La otra, falsa, había sido realizada en uno de los expedientes que fundaron el juicio y las sentencias contra Telefe. Al encontrar esta referencia nueva, el proceso se transformó en escándalo: peritos, presentaciones de Susana en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI) y corridas para lograr un acuerdo.
Telefe estaba en proceso de venta, y sus socios prefirieron convenir con García, aunque con condiciones económicas sustancialmente menores y distintas que las que surgían las sentencias. Sencillamente una firma apócrifa torna el acto inexistente, y las solicitudes son nulas A veces, la clave del éxito es un detalle único, a la vista pero difícil de detectar con una sola mirada. Un detalle nimio pero esencial, pasado por alto en el inicio, que minimizó los efectos de una condena millonaria.

LA PRIMERA MARCA SONORA: LA BATALLA QUE NO FUE
¿Los sonidos y ruidos y las combinaciones que puedan surgir de ellos, pueden ser registrados como marcas?
Sí, pueden serlo y de hecho, lo son. La primera vez que en el país surgió esta duda fue en el año 1997, y quien tenía en mente este paso precursor fue Intel, gigante informático estadounidense que ostenta una de las marcas sonoras más reconocibles del mundo. Consultados en el estudio por esta situación, y preparados para una batalla que finalmente no libramos, comenzamos a investigar el tema.

En la Argentina es registrable como marca cualquier signo que tenga capacidad distintiva cuyo registro no esté prohibido por la ley, que tampoco exige que la marca tenga que ser apreciable por el sentido de la vista. De hecho hay sonidos y olores que son distintivos. El temor radicaba en que el INPI –por lo novedoso del tema– no la aceptara por problemas de archivo u operativos.
A fines de ese año se presentó la primera solicitud de registro de una marca sonora. Se acompañó con los formularios de estilo, aclarándose que se pretendía privilegio sobre el sonido representado en un pentagrama (se podría reproducir exactamente el sonido, ya que tenía toda la información en cuanto a notas, claves, espacios, instrumentos. Se acompañó, además, de soportes con el sonido grabado (en cassettes y CD).
No hubo batalla administrativa y/o judicial: la solicitud pasó el examen sin oposiciones de terceros, pasó a estudio y fue concedida en junio de 2000. Fue la primera de decenas de marcas sonoras concedidas en la Argentina.
Y abrió el camino a las marcas móviles y olfativas que se registraron posteriormente. La primera marca móvil –constituida por el movimiento de imágenes o palabras dentro de una secuencia de tiempo determinada de corta duración– fue concedida a favor de F. Hoffmann- La Roche para su producto Supradyn, en 2001. La primera marca olfativa se concedió a favor de L’Oréal, en 2009, y consiste en la aplicación de una fragancia a envases de productos para el pelo.

FREDDO Y LOS CIBEROKUPAS
A fines de los ’90 estaba en pleno auge el uso y registro de los nombres de dominio en Internet: era una verdadera novedad. También era un clásico –lo sigue siendo, pero en menor medida y con otras herramientas disponibles para evitarlos– el accionar de los llamados “cybersquatters”, o invasores de sitios web. A quien le tocó liderar con el primer caso local en una disputa por un nombre de dominio fue a la heladería Freddo, que, obviamente, quería la titularidad del dominio “freddo.com.ar”. Pero un tercero lo había registrado unos meses antes en NIC Argentina, la entidad oficial local que se ocupa de estos temas.
La notoriedad y antigüedad en el uso de la marca otorgan un mejor derecho en esta oportunidad. Por eso, ante la falta de respuesta del infractor a dos intimaciones previas, Freddo inició una acción judicial solicitando el cese de uso del nombre.
Se sumó una medida cautelar por la cual se solicitó al juez que –sin escuchar previamente a la parte contraria– dejara en suspenso el registro del dominio. El juez consideró que se daban los presupuestos que habilitan este tipo de medidas, y ordenó que el nombre de dominio se inscribiera a nombre de Freddo en forma provisoria, mientras se sustanciaba la acción principal. El pleito culminó con una mediación obligatoria donde el demandado acató lo solicitado en la demanda. Éste y otros casos motivaron el dictado de reglas por parte de NIC que normen un procedimiento rápido para la resolución de disputas entre los titulares de derechos y los “cybersquatters”.
Hoy Freddo se ha expandido por el mundo entero con su web corporativa, la cual, además, le permite hacer comercio electrónico de gran magnitud. ¿Se imaginan los costos de no haber podido tener su propia identidad virtual?

BOCA: LOS COLORES TAMBIÉN PUEDEN SER MARCAS
La combinación de colores azul y oro distinguen al Club Atlético Boca Juniors desde 1907. Con ellos, Boca protagonizó hazañas y logros memorables. Pero esta exitosa mixtura de colores tiene su historia. Fundado en 1905, Boca pasó del blanco con tres anchos bastones negros al celeste. Luego, usó en su camiseta el blanco y negro con varias franjas verticales, cuello y botones, y un modelo rosa que se utilizó en un solo partido. En 1907 el club tomó la decisión de elegir nuevos colores. La historia cuenta que al no haber acuerdo, sus dirigentes acuerdan ir al puerto y esperar a que pase el primer buque y adoptar los colores de su bandera. Llegó el Drottning Sophia, de bandera sueca, y así los colores azul y amarillo se fundieron en la piel y en el corazón de los boquenses. Desde entonces, varios estilos y diseños se utilizaron para representar la combinación de colores azul y oro.
En el terreno legal, en 1996 y en virtud de que Boca enfrentaba importantes actos de piratería sobre su emblema por un gran mercado apócrifo de ropa y accesorios deportivos, se inició una demanda contra el antecesor del actual INPI. Este fallo histórico, que sentó un nuevo precedente en cuanto al uso legal de colores y combinaciones de colores como “marcas”, trató sobre la viabilidad de registro como marca de la combinación de colores azul y amarillo aplicados a la vestimenta deportiva (camisa, pantalón y medias).
Básicamente, las camisetas falsificadas no tenían denominaciones u otros símbolos que el club tuviera registrados como marca, solo los colores azul y amarillo en franjas horizontales. De allí la importancia de que esta combinación pudiera registrarse como marca.
Luego de este fallo, muchas entidades deportivas, otros clubs de fútbol, rugby, hockey y colegios privados y empresas de distinta actividad comenzaron a proteger marcariamente sus equipos y uniformes reivindicando la combinación de colores como marca distintiva, propia, individual y sobre todo, con derechos que no pueden ser tan fácilmente avasallados.

GUERRA DE PINTURAS
En 1986, en Buenos Aires, se llevó adelante el caso Lusol vs. Cintoplom y se implementó por primera vez un fallo ganador para el demandante basado en la aplicación de un “canon teórico”.
En principio, para calcular la indemnización de uso indebido de marca se entiende que cada producto o servicio que se vendió ilegítimamente es uno menos que vendió el dueño. En tal sentido, quien usurpa la marca legal debe la utilidad comercial que el propietario genuino hubiera obtenido.
Pero este principio aplica si se trata del mismo producto, aunque no si son elementos distintos –aún cuando ambos estén protegidos por la marca registrada–, no se puede equiparar y decir que, por ejemplo, una camisa que vendió el usurpador es un pantalón que dejó de vender el titular. Lo mismo ocurre cuando un competidor de mercado se anticipa al titular a lanzar el producto.
Así pasó en este caso. Se trataba de esmaltes sintéticos, donde Cintoplom se lanza al mercado con la marca Cintolux, lo que motiva que Lusol demore el lanzamiento de su esmalte con su marca Sintolux.
En este caso puntual, no pudo aplicarse el principio anteriormente expuesto, por lo que se solicitó la aplicación de un “canon teórico”. El escenario ideal hubiese sido que el competidor solicitara una licencia de marca al titular y así darle una regalía que le correspondería pagar según los usos normales del mercado. Finalmente, Lusol pudo cobrar una indemnización, aún cuando su producto no estaba en el mercado. Este fue uno de los primeros casos en los que este principio se aplicó.
Falsedades, aprovechamiento ilícito, avasallamientos, creatividad, emprendimientos, innovación e ingenio. Así como día a día nuestros cerebros crean, idean, proyectan y planifican, también hay otros que quizás no lo hagan con las mismas intenciones de crecer y desarrollarse. ¿Qué mejor estrategia que estar prevenidos? Una marca registrada es una marca inviolable. Y si estamos protegidos y de todos modos, nos tratan de invadir, el recurso económico de indemnización siempre estará de nuestro lado.
Nuestro nombre es nuestro y nuestra marca, también.

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